Widerspruch gegen Markeneintragung
Anwalt für Markenrecht

Das Widerspruchsverfahren gibt einem Markeninhaber oder einem Inhaber eines Unternehmenskennzeichen / geschäftlichen Bezeichnung (§ 5 MarkenG) die Möglichkeit gegen eine (Neu-) Anmeldung einer Marke vorzugehen, wenn diese seine Rechte aus der Markeninhaberschaft verletzt.

Dabei stellt das Widerspruchsverfahren ein Verfahren vor den zuständigen Markenämtern dar und ist gerade kein gerichtliches Verfahren. Es ist eine Art „Verlängerung“ des Amtsprozesses der Markeneintragung.

Widerspruch kann nur einlegen, wer Markeninhaber oder Inhaber eines Unternehmenskennzeichen bzw. einer geschäftlichen Bezeichnung. Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2 MarkenG).

Inhaber einer Marke wird man grundsätzlich durch Anmeldung und Eintragung der Marke beim Markenamt (DPMA – Deutsches Patent- und Markenamt; EUIPO – Europäisches Markenamt; WIPO - Weltorganisation für geistiges Eigentum, zuständig für die IR-Marken). Diese Anmeldung und Eintragung wiederum ist an gewisse Bedingungen geknüpft. Es dürfen keine absoluten Schutzhindernisse bestehen. Solche liegen insbesondere dann vor, wenn der gewünschten Marke für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt oder wenn sie rein beschreibend ist. Die einzelnen absoluten Schutzhindernisse sind in § 8 Abs. 2 MarkenG aufgeführt.

Einen Sonderfall stellen sog. notorische Marken nach §10 MarkenG, also Marken die einen überragenden Bekanntheitsgrad haben, dar. Hier kann eine Rechtsverletzung selbst dann bestehen, wenn die Marke nicht eingetragen ist.

Dagegen bilden sog. relative Schutzhindernisse, also wenn bereits eine (ähnliche) Marke eingetragen ist, grundsätzlich keinen Hinderungsgrund für die Eintragung.
Wenn die Eintragung einer Marke nun aber gegen ein solches relatives Schutzhindernis verstößt, wird nicht das Markenamt tätig, sondern es obliegt dem Inhaber der älteren Marke, gegen welche die (Neu-)Eintragung verstößt, gegen diese vorzugehen. Dabei gilt das Prioritätsprinzip in zeitlicher Hinsicht. Wessen Marke also zuerst eingetragen wurde, ist demnach zum Widerspruch gegen die neue Eintragung der anderen Marke befugt. Das bedeutet für euch, wenn ihr Markeninhaber seid, dass ihr entweder selbst oder durch einen Dienst die Markenregister regelmäßig dahingehend überprüfen lassen müsst, ob neue Marken angemeldet wurden, die in eure Marke eingreifen könnten. Solche Dienste laufen unter dem Stichwort Markenüberwachung.

Die Vorteile eines Widerspruchsverfahrens werden deutlich, wenn man sich die möglichen Szenarien in der Praxis vor Augen führt: Eine Marke ist Wahrzeichen und hat in vielen Fällen auch einen materiellen Wert. Dieser Wert der Marke bedarf eines Schutzes vor Verwässerung.

Zur Verdeutlichung: besteht Schutz einer Marke durch Eintragung im Markenregister, kann die unbefugte Verwendung dieser Marke oder aber vor allem die Nutzung einer ähnlichen Marke (Kriterium ist hier die Unterscheidungsmöglichkeit zu Markenrechtsverletzungen und damit zu Abmahnungen, Unterlassungs- und Schadensersatzklagen führen.

Um aber langwierigen und kostenintensiven Gerichtsverfahren im Grundsatz vorzubeugen, gibt es das Widerspruchsverfahren.

Wenn euch das Markenamt einen Widerspruch zustellt gilt zunächst: nicht in Panik verfallen! Die Eröffnung des Widerspruchsverfahrens bedeutet nur, dass ein anderer Markeninhaber behauptet eure Marke verletze seine ältere Marke. 
In diesem Falle ist die Prüfung des Widerspruchs und der möglichen Verteidigungsstrategien durch einen Anwalt ratsam, da das Markenrecht eine sehr komplexe Materie ist.

Im Rahmen der Überprüfung sollten folgende Punkte abgeprüft werden:

• Liegt überhaupt eine Verwechslungsgefahr vor?
  • Erheben die sich gegenüberstehenden Marken Anspruch auf Schutz für die gleichen oder ähnlichen Waren- und Dienstleistungsklassen?
  • Sind die sich gegenüberstehenden Markenzeichen tatsächlich identisch oder ähnlich in Hinblick auf klangliche und bildliche / schriftbildliche Erscheinung und des Sinngehalts (begriffliche Ähnlichkeit)
  • Wie hoch ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke?
• Wird die Marke des Widersprechenden auch tatsächlich in den Klassen genutzt, für die die eigene Marke angemeldet ist oder kann man die Einrede mangelnder Benutzung (Nichtbenutzungseinrede) erheben und damit den eingelegten Widerspruch abschmettern

Wenn eine Chance besteht, erfolgreich gegen den Widerspruch vorzugehen, führt für euch der Anwalt das Widerspruchsverfahren vor dem Markenamt.

Kommt bei der Überprüfung des eingelegten Widerspruchs zum Schluss, dass die Gefahr einer Verwechslung nicht auszuschließen ist, kann es je nach Einzelfall auch ratsam sein, mit der Gegenseite schon während des Widerspruchsverfahrens in direkte Verhandlungen zu treten, um eine außeramtliche bzw. außergerichtliche Vereinbarung für die Nutzung der Marke in der Zukunft zu treffen. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn ein Widerspruch nur teilweise Aussicht auf Erfolg hat und man gewisse Einschränkungen im Bereich der gewünschten Waren- und Dienstleistungen vornehmen und/oder das Markenkennzeichen modifiziert werden kann, so dass der Gegner damit ebenfalls leben kann.

Die Ergebnisse der Vergleichsverhandlungen werden dann im Anschluss in einer schriftlichen Abgrenzungsvereinbarung / Abstandsvereinbarung / Koexistenzvereinbarung festgehalten.

Ihr seid Inhaber einer eingetragenen Marke und eine Neuanmeldung verletzt eurer Ansicht nach eure prioritätsältere Marke?

Im ersten Schritt muss überprüft werden, ob die Einlegung eines Widerspruchs überhaupt noch möglich ist. Der Widerspruch muss innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Eintragung der Marke erfolgen.

Ist ein Widerspruch noch möglich, sollte man im zweiten Schritt überprüfen oder von einem Anwalt überprüfen lassen, ob tatsächlich die Möglichkeit einer Verwechslungsgefahr besteht.

Bejaht man die Verwechslungsgefahr, muss man schriftlich beim zuständigen Markenamt, am besten über die jeweils bereitgestellten Formulare Widerspruch einlegen oder über einen Anwalt einlegen lassen.

Das DPMA ist das Deutsche Patent- und Markenamt. Dieses ist vor allem zuständig, wenn es um Markenrechtsstreitigkeiten auf nationaler Ebene geht, also wenn die Verletzung deutschen Markenrechts geltend gemacht wird.

Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Tag der Veröffentlichung der Eintragung der Marke kann von dem Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung mit älterem Zeitrang gegen die Eintragung der Marke Widerspruch vor dem DPMA erhoben werden.

Die Einlegung des Widerspruchs muss dabei schriftlich erfolgen und unterliegt strengen formalen Voraussetzungen. So kommt bspw. eine Fristverlängerung nicht in Betracht. Fehler gehen zu Lasten des Widersprechenden.

Der Widersprechende muss dabei allerdings zunächst nur mitteilen, dass seiner Ansicht nach eine Rechtsverletzung in Betracht kommt. Dem Widerspruchsempfänger wird der Widerspruch vom DPMA per Schreiben

Der Widerspruchsempfänger muss dann innerhalb einer Frist von zwei Monaten substantiiert darlegen, warum er der Ansicht ist, dass im vorliegenden Fall durch die Eintragung seiner Marke keine Rechtsverletzung in Betracht kommt. Im Anschluss muss der Widersprechende die Argumente des Widersprechenden entkräften. Das DPMA kann die Parteien so lange hin und her argumentieren lassen, bis es der Ansicht ist, dass es genügend Argumente zur Verfügung hat, um eine Entscheidung zu treffen. Ein solches Widerspruchsverfahren zieht sich daher in der Regel über viele Monate hin.

Inhaltlich wird im Rahmen des Widerspruchsverfahrens geprüft, ob die Marken und dahinterstehende Dienstleistungen und Produkte identisch oder so ähnlich sind, dass eine Verwechslungsgefahr besteht. Ist dies der Fall, kommt es zur Löschung der jüngeren Marke oder zur teilweisen Löschung der Marke. In diesen Fällen werden die Klassen auf die Waren- und Dienstleistungen beschränkt, für die keine Verwechslungsgefahr besteht.

Das EUIPO ist das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum.

Hier werden Verfahren geführt, welche EU-Marken betreffen.

Wird Widerspruch gegen eine EU-Marke eingelegt, ergeht eine Mitteilung an den Anmelder der Marke durch das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum aus Alicante.

Im ersten Schritt überprüft das EUIPO ober der Widerspruch formell zulässig ist. Kommt das EUIPO zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch für zulässig befunden wird, ist diese Entscheidung zusammen mit der Endentscheidung über den Widerspruch anfechtbar. Der Widerspruch muss von dem Widersprechenden sodann innerhalb einer bestimmten Frist substantiiert werden. Die maßgeblichen Fristen für das Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO lauten wie folgt:

1. Cooling-Off-Frist
   Die Cooling-Off-Frist bietet den Beteiligten die Möglichkeit, das Widerspruchsverfahren innerhalb von zwei Monaten ohne weitere Kosten zu beenden.
   Beispiel: Der Widersprechende nimmt den Widerspruch zurück, der Widerspruchsgegner nimmt seine Marke zurück oder es erfolgt eine Beschränkung des Widerspruchs auf bestimmte Waren und Dienstleistungen. Die Beteiligten können dann "frei" verhandeln, ohne dass es zu einer Kostenentscheidung seitens des EUIPO kommt.
2. Frist des Widersprechenden zur Substantiierung der älteren Rechte und zur Vorlage weiterer Nachweise
3. Frist zur Einreichung einer Stellungnahme durch den angegriffenen Markeninhaber

Die Fristen gelten jeweils zwei Monate, sodass sich ein ordentliches Verfahren bis zu sechs Monate ziehen kann. Im Einzelfall können Fristen unter engen Voraussetzungen verlängert werden.

Für ein Widerspruchsverfahren vor dem DPMA wird eine Gebühr von 120 € aufgerufen.

Die Gebühren für ein Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO belaufen sich auf 320 €. 

Lässt man sich im Widerspruchsverfahren von einem Anwalt vertreten, kommt neben den oben genannten Amtsgebühren auch noch das Honorar des Rechtsanwalts hinzu. Im Widerspruchsverfahren vor dem DPMA, egal zu wesen Gunsten das Verfahren ausgeht, tragen die Parteien immer die eigenen Anwaltskosten selbst. Im Widerspruchsverfahren vor dem EUIPO trifft dieses eine Kostenentscheidung, so dass der Unterliegende ggf. hier auch die Kosten des Gegners zum Teil oder komplett tragen muss. Das kann schnell ins Geld gehen. Rechtsanwälte werden entweder auf Stundenbasis tätig oder rechnen nach Gegenstandswert ab.

Das Bundespatentgericht – Az.: 27 W (pat) 29/13 – hält im markenrechtlichen Widerspruchsbeschwerdeverfahren im Regelfall einen Gegenstandwert von 50.000 € für angemessen, so dass die Anwaltsgebühren regelmäßig zwischen 1.000 € und 2.500 € liegen dürften.

Gerne betreuen wir Euch im Vorfeld und während des Widerspruchsverfahrens vor den zuständigen Markenämtern.

• Wir bewerten die Erfolgsaussichten zur Abwehr eines gegen eure Marke eingelegten Widerspruchs 
• Formulieren für euch die Stellungnahme und
• führen für euch das Verfahren vor dem zuständigen Markenamt und führen gegebenenfalls mit der Gegenseite Vergleichsverhandlungen

oder

• Wir bewerten die Aussichten für ein Widerspruchsverfahren gegen eine jüngere Marke,
• formulieren die Widerspruchsbegründung
• reichen den Widerspruch gegen die Marke beim zuständigen Markenamt ein und 
• führen das Verfahren vor dem Markenamt

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